分割出願とは?出願が可能なケースと期間要件とは?

分割出願とは、商標登録出願の指定商品・指定役務の一部を切り離して、別の新しい商標登録出願へ分ける手続になります(商標法第10条)。分割出願の仕方が法律の要件を満たしているなら、新しい別の出願の願書提出日は原出願の出願日として扱われる利益が得られます。ただし分割出願は、原則、手続不備により商標登録出願が却下されるまでか、審査の結果がくる前にしなければなりません。

索引

(1)分割出願とは?

(1-1) 分割出願とは何か?

分割出願とは、2つ以上の指定商品・指定役務が含まれる商標登録出願の指定商品・指定役務の一部を切り離して、別の新たな商標登録出願にする手続です(商標法第10条)。

なお分割前の先の商標登録出願を原出願といい、分割後の後の商標登録出願を分割出願といいます。

分割出願がされると、初めは原出願が一つのみの状態なのに、原出願と分割出願の二件の出願がある状態に変わります。

特許庁における審査の結果、商標登録出願の中の一部に拒絶理由があり、他の部分には拒絶理由がないときがあります。

こういった際に、出願に部分的にでも拒絶理由が残存していると、出願全体が拒絶査定になります。

意見書で反論して拒絶理由が解消すればよいのですが、審査官の認定と出願人の主張が50対50で衝突しあい、結論がどちらになるのか分からない状態もあります。

こういった際では、拒絶理由がある部分だけを分割出願を使って別出願へ切り離して、拒絶理由のない部分を先に審査合格させてしまいます。

拒絶理由が残存している部分を分割出願を使って切り離して戦うのです。分割出願は拒絶理由を解消するための方策に使われるのです。

(1-2) 分割出願の期間

商標登録の申請が審査・審判等で検討中の期間

商標登録出願の分割は、審査中であれば可能です。審査が終了して拒絶査定になった後でも、審判等の審理中でも可能です。

出願が有効に存在している期間

商標登録出願の書面に記載ミスがあったり、うっかり収入印紙を特許印紙と間違えて貼ってしまったりした場合には、特許庁から補正するように命令がきます。

この命令に従わなかったり、気が付かなかったりすると、出願が却下され、出願しなかった状態に戻ります。

出願の却下後には分割出願は認められないです。

審査に合格した後は分割出願はできないが商標権の分割が可能

審査に合格して登録査定があれば、それから先は分割出願ができないです。登録査定があると分割出願が認められない一方、商標権自体を分割することができます。

商標権の分割も、商標登録出願の分割と同じく指定商品・指定役務ごとに可能です。

(1-3) 分割出願の条件

原出願の指定商品・指定役務の一部を分割出願としたこと

原出願の指定商品・指定役務と分割出願の指定商品・指定役務に重複部分がある場合は分割出願は認められません。

このため全部の指定商品・指定役務を分割出願しようとしても分割は認められません。また原出願に含まれていない指定商品
・指定役務の分割も認められません。

なお、補正等の対応をすれば上記不具合が解消するので問題のない分割出願であると扱われます。

(1-4) 分割出願の効果

法律の内容に沿った分割出願であれば、遅れてされた別出願となる分割出願の願書提出日が、先の原出願の出願日とみなされる効果が得られます。

(2)分割出願と親出願・子出願との違いとは?

(2-1) 親出願とは?

親出願とは、分割出願の大元である商標登録出願を意味します。つまり親出願とは原出願のことです。

親出願の一部の指定商品・指定役務を別の新たな出願に分けた出願が分割出願になります。

(2-2) 子出願とは?

子出願とは、親出願から新たに生まれた、親出願の一部の指定商品・指定役務を持つものです。つまり子出願とは分割出願を意味します。

(2-3) 孫出願とは?

孫出願とは、子出願が二つ以上の指定商品・指定役務を含む場合に、子出願の一部を新しい別の出願に分ける行為を意味します。つまり親出願から見て孫の関係となるから孫出願との意味です。

(2-4) 分割出願から更に分割出願をする場合

分割出願を元にしてさらに分割可能です。上記に説明した孫出願が、正に分割出願から更に分割出願をした場合です。

ちなみに理論上は、親出願、子出願、孫出願、ひ孫出願といった具合に、次々に分割出願を行うことができます。

ただし、一つひとつの出願は新しい出願になるから、原出願と同じく一つ分の出願費用がかかるのです。分割をした分だけ出願数が増えます。そしてその出願数に比例して出願費用がかかります。

(3)分割出願の対象となる実務上の事例

分割出願の対象となる代表的な事例は次の通りです。

(3-1) 先行登録商標との衝突で審査期間が長引くことが予想される事例

例えば、商標登録出願Aの中の区分が第14類の「アクセサリー」の指定商品と、第25類の「被服,履物」の指定商品を含んでいたとします。

さらに第14類の「アクセサリー」の指定商品だけについて類似する登録商標があることを理由に、特許庁から登録を認めないとの拒絶理由がきたとします。

この場合、第25類の「被服,履物」の指定商品には拒絶理由がないわけです。

このまま特許庁と登録の可否を巡って争った場合、拒絶理由のない第25類の「被服,履物」の指定商品の部分については、第14類の「アクセサリー」の指定商品の部分について決着がつくまで商標権が得られません。

本来なら商標権がすぐに得られるはずの第25類の「被服,履物」の指定商品の部分についてそのまま待っていると、特許庁と登録を巡って争っている期間分だけロスタイムが生じます。

これを防ぐために、拒絶理由のある第14類の「アクセサリー」の指定商品の部分を分割出願により切り離せば、残された第25類の「被服,履物」の指定商品の部分については拒絶理由が解消して、すぐに審査に合格することができます。

そうすれば最初から拒絶理由のなかった第25類の「被服,履物」の指定商品の部分について商標権が速やかに得られます。

なお拒絶理由のある第14類の「アクセサリー」の指定商品の部分については分割出願でじっくり戦えうことになります。

(3-2) 出願後、ライセンス希望者が現れた場合の事例

例えば、商標登録出願Bの中の区分が第35類の「フランチャイズ事業の管理」の指定役務と、第43類の「ラーメンの提供を主とする飲食物の提供」の指定役務を含んでいたとします。

出願後、商標登録出願Bの第43類の「ラーメンの提供を主とする飲食物の提供」の指定役務部分をライセンスして欲しい、というライセンス希望者が現れた、とします。

この場合、ライセンス交渉が不調に終わった場合、将来ライセンス希望者がこちらの商標登録の取消や無効を訴えてくる可能性があります。

この攻撃に備えて、商標登録出願Bから第35類の「フランチャイズ事業の管理」の指定役務を分割出願により別出願に切り離します。

仮に商標登録出願Bの第43類の「ラーメンの提供を主とする飲食物の提供」の指定役務部分が将来取り消されたり無効になったりしても、手元に商標登録出願Bから第35類の「フランチャイズ事業の管理」の指定役務部分が残るようにします。分割出願をにより権利を複数確保して相手との交渉カードを増やすことにより、将来の交渉を有利に進行可能です。

(4)まとめ

分割出願が認められると、後日された分割出願の願書提出日が前の原出願日の出願日として扱わるのです。

一つの出願の内容を二つの出願に分けた際に、後日された分割出願の願書提出日が遅く扱われるのを防ぐことが可能です。

仮に分割出願の制度がないとすると、一つの出願が二つの出願に分かれたときに、一つの出願と分けた出願との間に、他人の出願があった場合には、出願日が遅いことを理由として、分けた出願が審査に合格できない事態が発生します。

分割出願は上記に示す出願日の遅延に基づく不都合を防止できます。

ただし分割出願を繰り返すと、出願数が増えて費用が出願数に比例して高くなりますので注意しましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247


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