拒絶理由通知への対応は?

商標の拒絶理由通知とは、審査官が願書の内容をチェックした結果、商標法に違反する項目があるため合格させるとができないと考えた際に、期間を定めて出願人に書面にて意見をいう機会があることを知らせる通知です。特許庁から拒絶理由通知がくるのは願書の書き方がまずいためで拒絶理由通知はこない方がよい、というのは実は正確ではありません。審査官と商標の申請内容を練り上げることにより、簡単に無効にならない登録商標が得られるからです。

索引

(1)拒絶理由通知とは

(1-1) 拒絶理由通知とは

商標の拒絶理由通知とは、審査官が願書の内容をチェックした結果、商標法に違反する項目があるため合格させるとができないと考えた際に、期間を定めて出願人に書面にて意見をいう機会があることを知らせる通知です(商標法第15条の2)。

特許庁に願書を受理してもらい、審査の結果、不合格になったとしても、そこで審査が終わるわけではありません。

審査官はなぜ審査に合格できないのか、その理由を教えてくれます。審査不合格の理由を知らせるために手元に届くのが拒絶理由通知書です。

拒絶理由通知書により、商標審査官の意見が分かる

審査官が出願内容をチェックした結果、商標法に定められている登録の要件が満たされていない事項について全て通知してくれます。

拒絶理由通知の代表例の一部を挙げると次の通りです。

  • 商品や役務の目印となる商標ではない
  • 誰もが使う一般名称であり、一人が独占できる商標ではない
  • 権利範囲に含まれる商品や役務の範囲が広すぎて、本当に業務に使うつもりなのか疑わしい
  • 国旗や国の紋章などと似ていて、一人に独占させるわけにはいかない
  • 他の法律に違反する商標なので、登録を認めるわけにはいかない
  • 他人の登録商標と似ていて権利範囲の重複部分があるため登録させない
  • 非常に有名な商標と、営業上需要者が何らかの提携関係があるものと誤解する
  • たまたま商標登録されていないことをいいことに、外国の有名商標を横取りしようとしている
  • 同じ内容の商標出願があり、あなたの出願日は前の出願より遅い

商標法には商標登録できない理由が細かく規定されていて、これらの一つでも違反すると拒絶理由通知がきます。

補正書、意見書の提出が可能

拒絶理由通知がきても、そこで終わりではなく、まだ続きがあります。

通知書には意見書提出の返答期間が示されていますので、その期間内に対応します。また補正書は審査の終了前ならいつでも提出可能です。

意見書も補正書も、様式のフォーマットが法律で定まっています。弁理士に手続を依頼すれば安心ですが、自分で手続をする際は、特許庁に提出する前に、特許庁の相談室で不備がないかチェックしてもらうのも一つです。

拒絶理由は全て解消することが前提

通知書に記載された拒絶理由に全て対応しなければなりません。一部でも残存している拒絶理由が残っていると出願全体が最終的に拒絶査定になります。

審査官の指摘に従うことができるなら、審査官の指導通りにするのがよいです。

ただ、審査官の認定が間違っているときもあります。この場合では、証拠を添えて意見書で反論します。審査官に電話を掛けて口頭で反論したとしても、意見書を提出しなければ審査に合格できません。指定のあった期間内に意見書を提出するようにしてください。

意見書で言い足りないことがあれば

意見書を出すことが可能は期間を過ぎた際に、さらに審査官に追加説明したいことがあるなら、上申書を出すこともできます。

ただし意見書は必ず審査官はチェックして査定内容に反映しますが、上申書の場合は審査官が必ず審査の結論に反映させる義務まではないです。

このため意見書が提出できる期間に、いいたいことは全て伝えるようにします。書で言い足りないことがあれば

意見書を出すことが可能は期間を過ぎた際に、さらに審査官に追加説明したいことがあるなら、上申書を出すこともできます。

ただし意見書は必ず審査官はチェックして査定内容に反映しますが、上申書の場合は審査官が必ず審査の結論に反映させる義務まではないです。

このため意見書が提出できる期間に、いいたいことは全て伝えるようにします。

(2)拒絶理由通知への対応

(2-1) 補正書の提出

拒絶理由通知への対応方法として、特許庁に補正書を提出するのは有効な方法です。

補正の仕方としては、例えば次のような方法があります。

  • 他の先行登録商標と衝突している権利範囲の商品・役務を削除する
  • 請求している権利範囲が広すぎるとの指摘の場合は、重要度が比較的低いものを削除する
  • 商品や役務の記載方法について審査官から指導が入った場合は審査官の指導に合わせて補正する

補正が可能といっても、権利申請後の商標を変えたり、区分の数を増やしたり、指定商品や指定役務を変更・拡張する補正は特許庁では認められないです。

商標登録出願の願書は審査を受ける対象です。願書の中身はいわば試験に対する答案に対応しますので、答案内容を別のものに書き換える行為は承認されないです。

*もし自由に商標登録出願の内容を書き換え可能なら、とりあえず適当な出願をしておき、後日出願してきたライバルの出願内容にこちらの内容を合わせて書き換えて、ライバルの出願をいつでもブロックできます。

特許庁ではこのような後出しジャンケンにつながる行為は一切認証しないです。

補正の時期

特許および実用新案と異なり、審査中ならいつでも補正可能です。審査結果が出た査定以後は、審査に不合格の場合は、拒絶査定不服審判中にも補正ができます。

(2-2) 意見書の提出

意見書の提出の期間は、通常40日です。意見書提出の期限に間に意見書を提出しないと拒絶査定、つまり審査不合格になります。

意見書作成の注意点は、審査官の認定はおかしい、と感情的に主張してもその主張は認められないです。

商標法に規定されている条文に従って、審査官の認定のどこが間違っているかを丁寧に説明します。

登録商標の場合は、似ているか似ていないの判断は、価値観対価値観のぶつかり合いになります。このため証拠が出せるならできるだけ証拠を提出して反論することが好ましいです。

証拠を出さないで反論しても、水掛論に終始し、審査官の考えを改めてもらうのが難しいからです。

もし何らかの事情により審査官の定めた期間に対応できないときは、有料ですが対応期間を延長することもできます。ただし、有料の意見書提出期間の延長は、特許庁の定める書面の提出と費用の支払いが条件です。

(2-3) 分割出願

商標登録出願の一部だけに問題があり、他の部分は問題もなく審査合格可能な場合は、分割出願により問題のある部分だけを元の出願から切り離して別の出願に分けることができます。

問題のある部分を分割出願により切り離したおかげで、分割前の親出願は問題の部分が消えることから直ぐに審査合格になります。

分割出願を使わない場合は、出願の一部だけに問題がある場合、審査官が全部の問題が解決したと認定しないと、審査に合格できる部分も含めて出願全体が拒絶されます。分割出願は、拒絶理由を回避するよい方法です。

商標の分割出願とは、複数の指定商品・指定役務がある商標登録出願の一部分を、異なる出願に分けて新たな出願とすることです(商標法第10条)。

通常の商標登録出願の出願日は、実際に特許庁に願書を提出した日ですが、分割出願が商標法の求める条件を全部クリアしているなら、分割出願の出願日は、分割前の親出願の日と認定されるメリットがあります。

分割出願のデメリットとしては、もともと一つの出願を二つに分けたので、本来は一つ分の費用で済んだのに、二つ分の費用を負担する必要がでてきます。

(3)拒絶理由通知の応答期間

(3-1) 応答期限

拒絶理由通知には応答期限が定まっています。この期間内に審査官に意見書を出します。

意見書をださなければ、出願人が審査官の意見に納得したものとして拒絶査定になり審査が終了します。

また意見書を出したとしても、審査官が納得しなければ、やはり審査不合格で

商標の拒絶理由通知に対する応答期限は、通常40日間です。

40日目が土日祝祭日に当たり、特許庁が閉まっている日の場合は、次に特許庁が開く日が応答期限の最終日です。

例えば、応答期限が土曜日の場合は、次の月曜日が祝日等の休日ではいときは、次の月曜日が最終日です。月曜日も休みなら翌火曜日が最終日になります。

また応答期限は有料になりますが、延長することができます。

商標登録出願の応答期間内の延長

審査官から通知のあった期限内に手続をする場合は、応答期間の末日から30日間延長できます。ただし有料です。特許庁に¥2,100-を納付して、延長手続書を提出します。

商標登録出願の応答期間経過後の延長

審査官から通知のあった期限を過ぎて手続をする場合は、応答期間の末日から30日間延長できます。ただし有料です。特許庁に¥4,200-を納付して、延長手続書を提出します。

費用を納付しなかったり、延長手続書を提出しなかったりした場合は応答期限は延長されないです。

なお、商標登録出願の応答期間内に期限延長の手続を行い、さらに応答期間経過後に期限延長の手続を行えば、最大90日間の延長が可能です。

ただし延長された期日の最終日が土日祝祭日に当たり、特許庁が閉まっている閉庁日でも、その日で延長期間は終わりです。

(4)まとめ

商標の権利申請の際には拒絶理由通知が来ない方がよい出願であるとは限らないです。

もし拒絶理由通知が来ない方がよいという方針なら、思い切り権利範囲を狭くして、選択する指定商品や指摘役務を少なくすれば、拒絶理由通知を受け取ることなく審査を突破できます。

権利範囲を広く設定した場合に較べて、他人の権利範囲に触れる可能性が低くなるからです。

とくに格安を売りにする業者の商標出願内容は、権利範囲がかなり狭く設定されている印象を受けます。

権利範囲を狭くして拒絶理由の対応を省き、手間を掛けずに審査に合格させる割合を上げた方が、商売の回転率が上がるからでしょうか。

しかし登録商標を得る目的は審査に合格することだけではなく、必要かつ十分な範囲の登録商標を得ることです。

仮に権利を必要以上に狭くして、拒絶理由通知を受け取ることなく審査に合格したとしても、権利の取り残しがあったとしたら、その取り残し分を拾うためにはもう一度最初から権利を取り直す必要があります。

権利の取り直しが発生したら、確実に当初の二倍の費用がかかります(その分、業者は儲かります)。

また審査官は登録できない理由を列挙してきますが、それらにきちんと答えて登録させた方が、後で簡単に無効にならない登録商標が得られます。

審査官が検討した内容と同じ証拠を他の人から突きつけられたとしても、その証拠は審査官が既に検討済みですので、その他人の主張が採用される確率はかなり低くなるからです。

審査官と出願人が共同して登録商標を練り上げる作業が、拒絶理由通知対応の作業ということができます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247


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